Zastrzeżenie domeny internetowej w Urzędzie Patentowym: czy warto?

Poniższy artykuł poświęcony jest temu, czy zastrzeżenie domeny internetowej w Urzędzie Patentowym jest dobrym pomysłem. Jak zabrać się za zastrzeganie znaku towarowego i domeny? Czy istnieją przypadki, w których wniosek został odrzucony? Jakie najciekawsze historie związane z patentowaniem warto przytoczyć? Dlaczego warto przyjrzeć się tematowi ochrony marki i domeny oraz na jakie kwestie należy zwrócić uwagę, planując taki krok?

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o procesie przyznawania patentu na posługiwanie się znakiem towarowym bądź korzystanie z domeny, zapoznaj się z tym artykułem.

Mikołaj Lech - Rzecznik Patentowy
Autorem tego artykułu jest rzecznik patentowy Mikołaj Lech. W swojej pracy skupia się na zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochronie praw autorskich i prawie własności przemysłowej.

Jego blog https://znakitowarowe-blog.pl/ otrzymał 1 nagrodę jako najlepszy blog o prawie autorskim wg Urzędu Patentowego RP.

Na blogu Redseo znajdziesz także inne gościnne wpisy autora, np. o tym, że ochrona domeny internetowej to podstawowa broń przedsiębiorcy przed nieuczciwą konkurencją.

Ochroń swój biznes przed kłopotami. Przeczytaj wskazówki zawarte w artykule.

Sprawdź też blog eksperta oraz załączone filmy z poradami, aby wiedzieć więcej. 

Prowadzisz biznes w branży e-commerce? A może wykorzystujesz swoją stronę internetową do promocji, choć działasz stacjonarnie? Tak czy inaczej, adres domeny z biegiem czasu staje się coraz cenniejszy. Z tego artykułu dowiesz się, na jakie zagrożenia możesz być narażony. Odpowiem również na pytanie, czy zastrzeżenie domeny internetowej w Urzędzie Patentowym jest dobrym pomysłem.

Czy domenę da się zastrzec w Urzędzie Patentowym?

Teoretycznie tak, ale to czy Ci się to uda, zależy od konstrukcji samego adresu. W pewnych sytuacjach ekspert z Urzędu Patentowego może dopatrzyć się tzw. bezwzględnych przeszkód rejestracji. To oznacza, że ochrony nie dostaniesz i zostanie to odnotowane w rejestrze.

Niemniej można znaleźć wiele przykładów całkiem rozpoznawanych firm, które zastrzegły szereg domen. Przykładowo BODZIO chroni tak adresy: www.bodzio.pl, www.bodzio.eu oraz www.bodzio.com.
Udało im się to, ponieważ słowo „bodzio” jest fantazyjne dla branży meblarskiej. Gdyby działali pod marką „supermeble”, bez wątpienia byłoby to niewykonalne. Wynika to z tego, że takie określenia wskazują na rodzaj towarów i usług, które mają oznaczać. A to sprawia, że nie pozwalają danemu przedsiębiorcy wyróżnić się ze swoją marką z grona konkurentów.

Adres domeny a opisowy znak towarowy

Przyjmuje się, że jeżeli klient nie musi poczynić żadnego wysiłku intelektualnego, aby zrozumieć, co oferujesz pod daną nazwą, to nie kwalifikuje się ona do ochrony. Opisowym znakiem towarowym jest więc określenie, która nie zawiera w sobie nic więcej ponad wskazanie, czym się zajmujesz.

Nie ma przy tym znaczenia, że danym zlepkiem słów nikt się do tej pory nie posługiwał. Ważne jest jedynie to, jak odbierze to przeciętny klient z Twojej branży. Zwróć uwagę, że co do zasady każdy adres domeny internetowej jest unikalny. Tylko jeden podmiot może korzystać danego adresu. Tymczasem nie ma przeszkód, aby wiele firm miało w swojej nazwie to samo słowo, a nawet zastrzegło je w Urzędzie Patentowym. Przykładowo jest około 50 zastrzeżonych znaków towarowych ze słowem FENIX.

Osoby, które próbowały zastrzec nazwę opisową w postaci domeny, argumentowały, że przecież taki znak ma elementy fantazyjne. Jest tam przecież element „www” czy „.pl”. Tyle że dla eksperta z Urzędu Patentowego nie ma to większego znaczenia. Sądy już dawno wypowiedziały się, że te części domen należy uznać za opisowe. Wskazują bowiem, że oferta danej firmy jest dostępna w internecie.

Zobacz również:

Co oznacza r w kółku przy logo?

Czy warto w ogóle zastrzegać domenę internetową?

W Urzędzie Patentowym zastrzega się znaki towarowe. Od strony formalnej jest to każde oznaczenie, które pozwala wyróżnić towar bądź usługę na rynku. Przedsiębiorcy najczęściej zastrzegają:
nazwę (jest to znak towarowy słowny);

  • logo (czyli znak słowno-graficzny) oraz
  • sygnet / rysunek (znak towarowy graficzny).

Nie ma jednej prostej odpowiedzi, która forma daje lepszą ochronę prawną. W praktyce każdy akcent ochrony kładzie na inną płaszczyznę. Dopiero łącznie niwelują swoje braki. To jest też wskazówka, co lepiej chronić – wszystkie trzy formy.

Ten artykuł dotyczy jednak adresu domeny internetowej. Jak wskazywałem, w wielu przypadkach da się go zastrzec jako znak słowny. Czyli teoretycznie mamy czwarte zgłoszenie i opłaty z tego tytułu. Osobiście odradzam taką strategię.

Rejestracja adresu to dublowanie ochrony, jaką daje znak słowny. Przez to, że elementy domeny jak „www” czy „.pl” są opisowe, ochroną objęta jest główne nazwa pomiędzy nimi. Czyli mamy to samo co przy zastrzeżeniu samej nazwy.

Czy można zastrzec znak towarowy na osobę fizyczną?

Wiele osób myśli o ochronie swojej marki, zanim jeszcze założy firmę. Panuje mit, że wymyślona przez nas nazwa jest chroniona przez prawo autorskie. Prawda jest taka, że w przytłaczającej większości spraw sądy nie uznają prostej nazwy za utwór godny ochrony prawno-autorskiej. Takimi wnioskami zakończyły się spory o nazwę JOGI, PAPA DANCE czy KOMBII.

Z drugiej strony możesz się powoływać na przepisy chroniące markę firmy nawet bez rejestracji w Urzędzie Patentowym. Warunek jest jeden – pod daną nazwą musisz działać komercyjnie jako pierwszy i to raczej przez dłuższy czas (kwestia kilku miesięcy lub lat). Możesz o tych darmowych przepisach zapomnieć, jeżeli jeszcze nie założyłeś firmy.

Wracam więc do tego, że aby ochronić swoją markę na przyszłość (a w konsekwencji zabezpieczyć również domenę internetową) musisz zastrzec słowny znak towarowy. Na szczęście możesz to zrobić na siebie jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Dzięki temu na spokojnie możesz mówić o swoich planach biznesowych. Nikt Ci wtedy takiej marki nie ukradnie, robiąc analogicznie zgłoszenie na siebie.

Wtórna zdolność odróżniająca – ratunek dla nazw opisowych

Od zasady, że nazw opisowych zastrzec się nie da, jest jeden wyjątek. Chodzi o przypadek, kiedy dzięki ogromnej popularności dana nazwa zaczyna kojarzyć się ludziom tylko z jednym przedsiębiorcom. Mało komu to się udaje, ale na pewno znasz wiele takich firm. Przykładowo jako znaki słowne udało się zastrzec znaki: Pracuj.pl, Pyszne.pl czy Okazje.pl.

Na etapie zgłoszeniowym Urząd Patentowy powinien odmówić rejestracji, podnosząc przeszkodę opisowości. W tym momencie należy przedłożyć dowody na wtórną zdolność odróżniającą. Kluczowe są wtedy wyniki badania opinii publicznej. Jeżeli znacząca część odbiorców (rzędu 40-50%) uznaje daną nazwę za markę kojarzącą się z nami, to rejestracja powinna się udać.

zastrzeżenie domeny

Jakie zagrożenia czyhają na Twoją domenę internetową?

Istnieją zagrożenia czyhające na Twoją domenę internetową. Osobiście najczęściej spotykam się z dwoma zjawiskami.

Kiedy pojawia się konflikt z pracownikiem, wspólnikiem czy informatykiem to przedsiębiorca dowiaduje się, że choć opłacał faktury za utrzymanie domeny, to formalnie nie jest jej abonentem. Na etapie pracy nad stroną firmową oddelegował to zadanie jednej z tych osób, a ta, aby nie komplikować, sama „wykupiła domenę”. Dopóki między nimi była zgoda taki, układ się sprawdzał. Teraz abonent domeny grozi odcięciem firmy od strony albo już to zrobił.

W drugim przypadku przedsiębiorca pada ofiarą pirata domenowego, który rejestruje domenę o identycznej nazwie, ale z innym rozszerzeniem. Teraz go szantażuje, że jeżeli domeny od niego nie odkupi, to zrobi przekierowanie na ofertę jego konkurencji.

W obu przypadkach pojawia się to samo pytanie – jak mogę takiej osobie domenę odebrać siłą? Wszystko zależy od tego, czy posiadasz już zarejestrowany znak towarowy oraz jaki był zasięg twojej dotychczasowej działalności. Często powołując się na te argumenty, warto zacząć od próby ugodowego załatwienia sprawy. Pokazując, jak jesteśmy silni od strony prawnej, możemy naszego przeciwnika zmiękczyć.

Co daje rejestracja znaku towarowego w zakresie ochrony domeny?

Osobiście uważam za największy sukces sytuację, kiedy osiągamy zamierzony cel (np. przejęcie domeny) bez wchodzenia w spór sądowy. Wynika to z tego, że nawet jeżeli wygramy, to Klient ponosi spore koszty czasowe, emocjonalne i biznesowe.

W jednej z ciekawszych spraw, które prowadziłem, w oparciu o Sąd Domenowy przy PIIT odebraliśmy byłemu pracownikowi domenę internetową i unieważniliśmy jego znak towarowy. Całość trwała 3 lata. Pomimo pełnego sukcesu, klientka straciła 90% klientów, którzy nie mogli się z nią skontaktować. Utrata domeny oznaczała dla niej odcięcie od poczty mailowej.

Tymczasem świadectwo rejestracji, które otrzymasz po rejestracji znaku towarowego, potrafi hipnotyzować. Konkurent widząc je, autentycznie się przestraszy. Często pacyfikuje to jego pomysły, aby kontynuować spór o domenę. Co więcej, taka osoba nawet nie spróbuje samemu takiego znaku towarowego zarejestrować. A to naturalne, jak dochodzi do sporów.

Można więc powiedzieć, że zastrzeżenie znaku towarowego działa prewencyjnie i pozwala eliminować ryzyko sporu.

W tym zakresie nie ma już większego znaczenia, czy do ochrony zgłosisz samą nazwę, logo czy adres domeny internetowej. Kluczowe jest to, abyś dysponował taką ochroną, zanim pojawią się problemy.

Spory o domeny internetowe często opierają się o znaki towarowe

Przedstawię Ci kilka sporów o domeny, które opierały się o kwestie ochrony znaku towarowego. Oczywiście nie można upraszczać, że wystarczy zastrzec znak towarowy, aby odebrać każdemu domenę.

Często, jednak jeżeli dany przedsiębiorca dysponuje świadectwem rejestracji, to posiada silniejszą pozycję w sporze. Raz, że łatwo wykazać mu prawa do marki a dwa, odwraca tym ciężar dowodowy. To jego przeciwnik musi przekonać sąd, że może danym określeniem się posługiwać. I pokaże Ci to na kilku interesujących sprawach.

  1.  Spór pomiędzy CARTIER a chatier.pl (sygn. akt 57/14/PA)
    Sprawa była o tyle ciekawa, że obie marki nie były identyczne, ale jedynie podobne. Cartier to producent luksusowych kosmetyków. Miał zarejestrowanych wiele znaków towarowych zarówno słownych, jak i słowno-graficznych. Po kilku latach jego prawnicy zauważyli działalność sklepu z kosmetykami pod domenę chatier.pl. Okazało się również, że ta marka zdążyła nawet uzyskać ochronę w polskim Urzędzie Patentowym. To jednak jej nie pomogło.
    Z jednej strony uprawniony do znaku Cartier unieważni im ten znak towarowy, a z drugiej przed Sądem Domenowym odebrał domenę chatier.pl. Arbiter uznał, że podobieństwo obu oznaczeń było tak duże, że przeciętny odbiorca mógł być wprowadzony tym w błąd.
  2. Spór pomiędzy SABON a abonentem domeny sabon.pl (Sprawa 72/16/PA)
    Przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych toczyła się również inna ciekawa sprawa. Abonent domeny sabon.pl miał podpisaną umowę franszyzy z marką SABON. Był więc przekonany, że może używać domeny z tą nazwą. Po kilku latach uprawniony do tego znaku towarowego zażądał od niego dokonania cesji. Przez ten czas zainwestował w tę stronę tyle, że odmówił.
    Właściciele znaku SABON postanowił więc odebrać mu ją siłą. Argumentował, że abonent, korzystając z tej domeny, wprowadza odbiorców w błąd. Co prawda miał z tym podmiotem podpisaną umowę współpracy, ale nie było w niej zapisów, z których wynikałoby, że ten może zarejestrować na siebie domenę. I sąd przyznał mu rację.
  3.  Spór o domenę Okazje.pl (sygn. akt 43/16/PA).
    Dla równowagi przybliżę Ci również sprawę, w której rejestracja znaku towarowego nic nie pomogła. Mój Klient kupił wiele lat temu domenę Okazje.pl. Planował kiedyś wykorzystać ją do swojego biznesu, ale na tę chwilę jej nie komercjalizował.
    Jego przeciwnik postanowił mu ją odebrać siłą. Zastrzegł unijny znak towarowy z jego adresem, ale w postaci logo i skierował sprawę do Sądu Domenowego. Wygraliśmy w oparciu o argument, że ochrona tego znaku towarowego obejmuje tylko płaszczyznę graficzną, a nie słowną. Nikt nie może mieć wyłączności do określenia „okazje”, bo to sparaliżowałoby rynek.

Więcej na temat okoliczności tej sprawy dowiesz się z nagrania:

Podsumowanie: czy zastrzeżenie domeny internetową w Urzędzie Patentowym jest korzystne?

Choć rejestracja znaku towarowego daje najsilniejszą ochronę prawną, to uważam, że nie warto tego robić. Nie zrozum mnie źle. Uważam, że dobrze rozwinięta firma bezwzględnie powinna chronić swoją markę. Da się to jednak zrobić optymalnie od strony kosztowej. Jeżeli chcesz podejść do tego oszczędnie – zastrzeż jedynie znak słowny.

Tym sposobem ochronisz domenę z każdym rozszerzeniem. Oszczędzisz tym sposobem na kupnie i utrzymywaniu kilkudziesięciu domen. W tym kontekście 10-letnia ochrona prawna będzie tańsza niż roczne utrzymanie np. 20 domen. Poza tym Polacy są na tyle kreatywni, że i tak znaleźliby domenę, której nie kupiłeś. Można przecież zawsze dodać myślnik czy słowo „Poland”.

Jako że ochrona znaku towarowego jest również na podobieństwo, to z góry zabezpieczasz wszystkie takie alternatywne warianty. Poza tym o ile konkurent będzie wiedział, że swoją markę zastrzegłeś (bo posługujesz się R-ką w kółeczku) to najczęściej w ogóle odpuści sobie walkę z Tobą. A jeżeli jednak się na to zdecyduje, to dzięki formalnej ochronie w Urzędzie Patentowym będziesz na silniejszej pozycji. To w praktyce pozwala załatwić sprawę na etapie ugodowym.

Zamiast jednak zastrzegać pełen adres domeny internetowej, zgłoś do ochrony samo słowo, które się w niej znajduje. Oczywiście ma to sens tylko wtedy, kiedy nie jest ono opisowe.

Średnia ocena: 5 / 5. Ilość ocen: 4

Wystaw pierwszą ocenę! :)

Potrzebujesz skutecznej agencji marketingowej?

Napisz do nas »